浅议专利确权程序中外观设计与在先商标权冲突的证明

【案情概要】

2017年01月06日，作为请求人香港TL有限公司的代理人，针对WY食品厂的一项外观设计专利向专利复审委员会提出无效宣告请求。无效宣告理由是涉案专利与请求人的在先商标权冲突，不符合《专利法》第23条第3款的规定。专利复审委员会于2017年06月08日做出无效宣告请求审查决定，宣告涉案专利权全部无效。

【办案思路】

（一）、证据

证据1：注册号为 第13546916号图形商标

注册日期：2015年01月21日

有效期至：2025年01月20日

注册人：TL有限公司

证据2：注册号为 第13546917号 图形商标

注册日期：2015年01月21日

有效期至：2025年01月20日

注册人：TL有限公司

证据1和证据2均为请求人在涉案专利申请日前已经取得的商标权，类别均为第30类。

表1 涉案专利与在先商标附图

（二）、证明

1、请求人资格

请求人TL有限公司是住所地位于中国香港特别行政区的法人，按照《专利审查指南》相关规定，需要证明其具有民事诉讼主体资格。该案中，请求人按照相关民事司法解释的规定，提交了《公司资料证明》予以证明，该证明由司法部委托的香港律师出具，再经司法部在香港设立的中国法律服务（香港）有限公司审核并加章转递。

2、产品种类

涉案专利使用的产品名称是“包装袋”，外观设计图片中有“跳跳糖”字样，可见涉案专利的包装袋用于糖果的包装。而证据1和证据2的商标核定使用商品均为第30类，涉及圣诞树装饰用糖果；薄荷糖；糖果；牛奶硬块糖（糖果）；巧克力；甜食；软糖（糖果）；奶片（糖果）；食用糖果；以谷物为主的零食小吃（截止）。由此可见，二者均是用于糖果类的产品上。涉案专利产品与在先商标所使用的商品属于相同种类。

3、涉案专利使用了在先商标

由上表可见，涉案专利主视图上使用了与证据1图案相同的设计，其外轮廓与证据1中爆炸图案的外轮廓完全相同，中部的卡通人脸图案也与证据1相同，虽然涉案专利还增加了一些证据1所不具备的文字和图案。另外，涉案专利中部的卡通人脸图案同时与证据2相同。

因此，涉案专利的实施容易导致消费者的混淆误认，使消费者误以为专利权人使用涉案专利包装袋的糖果产品来源于请求人，或者与请求人有某种联系。也即涉案专利不仅严重损害了请求人的合法权益，而且也会误导普通消费者。因此，涉案专利违反了《专利法》第23条第3款的规定，应当被宣告全部无效。

【要点评析】

（一）、关于请求人资格

适逢《专利法》第四次修改，“权利冲突”无效宣告请求人资格问题广受热议，先后出现的两则与此相关、并且观点截然相反的案例更是一度在微信朋友圈刷屏。

第一个案例被称作“昭和案”，法院观点是不应当限制“权利冲突”无效请求人资格。昭和案涉及（2014）高行终字第30、31、36、37号行政判决，该案从行政合法性角度出发，认为《专利法》第45条规定任何单位或者个人均可以提起无效宣告请求，而作为部门规章的《专利审查指南》对无效宣告请求人资格进行限制，与法律规定不一致，应当适用法律的规定。

第二个案例涉及（2016）京行终2901号行政判决，法院观点是应当限制“权利冲突”无效请求人资格。该判决认为“通过目的解释、体系解释以及对可能因认定结论所带来法律实施及社会影响的后果分析”，限制“权利冲突”无效请求人资格，符合对《专利法》整体立法宗旨的理解。

实际上，上述两个判决均具有较大争议，笔者接受TL有限公司委托的时间正好发生在该两案生效时间之间。虽然先出现的“昭和案”支持不应当限定请求人资格的观点，故任何人均可以涉案专利与TL有限公司的在先商标权冲突为由提起无效宣告请求。这样，可以免去境外客户证明其具有民事诉讼主体资格的责任，省钱又省时。虽然有昭和案参考，但当时就感觉这个问题并没那么简单，稳妥起见，还是让客户按照相关民事司法解释的规定，履行了相关证明手续。现在看来，这一谨慎选择是非常正确的，有效避免了案件走向因程序问题而可能发生的反复。

抛开上述两案以及现行专利法律的规定，笔者认为限制“权利冲突”无效请求人资格更加合理。理由是：

第一，从《专利法》鼓励发明创造，促进技术进步的宗旨来看，应当限制无效请求人资格。

与该案跳跳糖包装袋专利不同，很多时候，在先商标标识对外观设计的可专利性没有贡献或者贡献不大。下面以另一件涉及外观设计专利与在先商标权冲突的专利无效案件为例，笔者在该案中作为专利权人的代理人。请参照下图：

图 1 游戏机方向盘外观设计的立体图

在该案中，请求人以专利权人的上述外观设计专利使用了德国宝马汽车公司的商标，与其在先权利相冲突为由提起无效宣告请求。专利复审委员会以请求人未提交在先权利证据，以及未能证明其属于在先权利人或利害关系人为由，不予审理，维持专利权有效。

分析上述方向盘外观设计的图片可知，方向盘中心的“BMW及图”标示对该专利的可专利性几乎没有贡献，方向盘的其他设计特征才是其相对于现有设计做出贡献的特征。专利权评价报告在评价上述外观设计可专利性时，甚至未提及中部的商标标示。实际上该外观设计与最接近的现有设计区别明显，创新程度很高，在这种情况下，如果仅仅因为申请专利时“不小心”带上了合作伙伴的标示，就被侵权方提起的确权程序宣告无效，势必挫伤专利权人的创新热情，有违《专利法》鼓励发明创造的立法宗旨。

而且退一步来讲，这样的专利实施起来，也不一定就损害在先权利人的相关权益。因为更改或者去除方向盘中心的“BMW及图”标示，在司法上也被认为是实施该专利，这样的实施方式，并不侵犯在先商标权。

第二，从商业形态的多样性角度来看，也应当限制无效请求人资格。

相对于发明和实用新型专利而言，“权利冲突”的无效理由是外观设计专利所特有的。这可能是因为外观设计专利强调视觉效果，而视觉效果往往具有识别商品来源的功能，因此其与商标权、著作权、肖像权、知名商品特有包装或者装潢使用权等具有较大面积交叉，“权利冲突”无效理由的存在具有合理性和必要性。

但考虑到市场状况的多样性和商业形态的复杂性，也应当限制无效宣告请求人资格。还以上述方向盘案件为例，专利权人其实是受德国客户委托开发的，而德国客户也获得了宝马公司的授权，相关产品也是在德国销售的。在这种情况下，如果任由公众以“权利冲突”为由提起无效宣告请求，就会大量浪费行政资源。而且由于有涉外因素，专利权人虽然可以抗辩有在先权利人授权，但证明成本很高。实际上，由于全球经济一体化的日益深化，市场上商业形态的复杂性和多样性远超想象，知识产权权利人处理其权属问题的方式也千差万别。如果不对无效请求人资格进行必要限制，将会造成严重的资源浪费，并对市场秩序产生严重的负面影响。

（二）、关于产品种类

《商标法》第57条规定 有下列行为之一的，均属侵犯注册商标专用权：

（一）未经商标注册人的许可，在同一种商品上使用与其注册商标相同的商标的；

（二）未经商标注册人的许可，在同一种商品上使用与其注册商标近似的商标，或者在类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标，容易导致混淆的；

因此，要证明外观设计与在先商标权冲突，需要证明外观设计的产品类别与在先商标的核定商品类别相同或者类似。该案中，由于涉案外观设计的产品名称为包装袋，但其主视图中显示有“跳跳糖”字样，可见涉案专利的包装袋用于糖果的包装。而在先商标核定商品包括糖果，故可确定两者类别相同，从而减轻了请求人的证明责任。

但在其他案件中，经常出现专利权人给出的产品信息不充分的情形，如产品名称被定义为“包装袋”、“包装盒”、“标贴”等等，或者给出的产品种类信息可能涉及多个产品种类。此时，就需要考虑结合其他证据证明该专利所实际使用的产品，如提供专利权人与涉案专利相关的产品实物、产品宣传册或者相关网页等等，必要时，可通过公证保全方式将证据予以固定。

（三）、关于商标标示相同或者相似

《专利审查指南》的规定：在先商标与涉案专利中含有的相关设计的相同或者相似的认定，原则上适用商标相同、相似的判断标准。

而除上述规定之外，《专利审查指南》并未明确说明商标相同、相似的判断标准。因此可以参考最高人民法院的相关司法解释，以及国务院工商行政管理部门的相关规定。《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律问题的解释》第10条规定，认定商标相同或者近似按照以下原则进行：

（一）以相关公众的一般注意力为标准；

（二）既要进行对商标的整体比对，又要进行对商标主要部分的比对，比对应当在比对对象隔离的状态下分别进行；

（三）判断商标是否近似，应当考虑请求保护注册商标的显著性和知名度。

国务院工商行政管理部门制定的《商标审查及审理标准》也规定了商标相同或者近似判定标准，内容与上述司法解释大致相同。

该案中，专利权人主张涉案专利包括众多的设计元素，具有独特视觉效果，在图案上与在先商标具有明显区别。试图以《专利法》第23条第2款规定的外观设计应当与现有设计具有明显区别的标准，代替商标相同或者近似的判定标准。这或许是由于双方代理人都是专利代理人的缘故，因为相较于商标，代理人更熟悉外观设计的规则。当然，也可能是专利权人的一种策略，因为除此之外也很难找到合适的抗辩理由。

实际上，商标的判断标准和外观设计的判断标准有着明显不同。商标主要考虑混淆和误认的可能性，而外观设计需要平衡鼓励创新和保护公众利益，强调整体视觉效果有无差异或者实质性差异。

从判断主体来看，商标是以相关公众的一般注意力为标准，强调“比对应当在比对对象隔离的状态下分别进行”。而外观设计则是以一般消费者的知识水平和认知能力进行评价，一般消费者对申请日之前相同种类或者相近种类产品的外观设计及其常用设计手法（转用、拼合、替换等）具有常识性的了解，还对外观设计产品之间在形状、图案以及色彩上的区别具有一定的分辨力。

两者比对时需要考虑的因素也不相同，商标比对时需要考虑注册商标的显著性和知名度，整体比对时还需要考虑商标的要部等。另外，产品的价值也是一个考虑因素，产品价值越高，消费者辨识商标的注意力就越高，混淆的可能性就越小。而外观设计需要考虑的技术性因素较多，例如现有设计的状况、该类产品的设计空间、产品的区别设计特征、功能性设计、惯常设计等等。

所以，按照上述判断标准，以相关公众的一般注意力，很容易得出涉案专利使用了请求人的两个在先商标的结论。两个在先商标的设计要素完全体现在了涉案专利的主视图上，虽然涉案专利还增加了一些文字和图案，造成了对在先商标的局部遮蔽。但这依然改变不了商标主要部分被涉案专利突出使用的事实。因此，即使在非隔离状态下都难免被消费者误认。

（四）、关于是否商标性使用

阅读该案的审查决定，笔者注意到一个细节，就是合议组在认定涉案专利与在先商标权冲突时引用的是证据2而非证据1，尽管口审过程中，大部分时间被用在调查涉案专利是否与证据1相冲突上。笔者推测，合议组没有引用证据1的主要原因可能在于，专利权人对证据1商标的使用方式比较特别，专利权人按照证据1商标的样式设计自己的产品包装袋，这种使用方式是否属于商标性使用呢？

笔者认为，这种使用方式比较独特，具有指示商品来源的作用，消费者通过观察包装袋特有的形状，能够区分商品的来源，因此，按照商标图样设计自己的包装袋当然应当属于商标性使用。实际上，请求人自己产品的包装袋也是这样设计的，请求人也当庭向合议组展示了自己产品的照片。

退一步来讲，笔者认为，即使专利权人对证据1不构成商标性使用，也同样可以认定涉案专利与证据1相冲突，不符合《专利法》第23条第3款的规定。因为是否商标性使用只是商标侵权和不正当竞争的区别，而不正当竞争也是一种侵权行为。另外，按照《专利审查指南》的规定，“相冲突，是指未经权利人许可，外观设计专利使用了在先合法权利的客体，从而导致专利权的实施将会损害在先权利人的相关合法权利或者权益。”因此，相冲突不仅包括损害在先权利人的合法“权利”，例如商标侵权行为，还包括损害在先权利人的合法“权益”，例如不正当竞争行为等。

【小 结】

专利确权程序中外观设计与在先商标权冲突的证明要点包括：

专利确权程序中外观设计与在先商标权冲突的证明要点包括：

1、请求人属于在先权利人或利害关系人；

2、外观设计产品类别和在先商标核准使用的商品类别相同或者相似；

3、在先商标与外观设计中含有的相关设计相同或者相似；

4、外观设计的实施将会损害在先权利人的合法权利或者权益。

参考质料：

1.《最高人民法院知识产权司法解释理解与适用》，中国法律出版社，2016年版；

2.《外观设计专利无效宣告典型案例评析》，知识产权出版社，2013年版；

3.《专利审查指南》，知识产权出版社，2010年版；

4.（2016）京行终2901号行政判决；

5.穆颖：专利授权确权中解决“权利冲突”的路径分析---从昭和外观设计无效案谈起。